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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Opinión Jurídica 162 del 01/12/2004
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Texto Opinión Jurídica 162
 
  Opinión Jurídica : 162 - J   del 01/12/2004   

OJ-162-2004
OJ-162-2004
1° de diciembre de 2004
 
 
Licenciada
Rocío Barrientos Solano
Jefe de Area
Comisión Permanente de Gobierno y Administración
Asamblea Legislativa
S. O.

Estimada señora:


        Con la aprobación de la Procuradora General, me refiero a su atento oficio de 28 de octubre último, por medio de la cual la Comisión Permanente de Gobierno y Administración decide consultar en relación con el proyecto de ley intitulado "Ley de representación y patrocinio legal en propiedad industrial e intelectual", publicado en La Gaceta N° 126 de 29 de junio del presente año.


        De previo a referirnos al fondo de proyecto, procede aclarar que la opinión consultiva que se emite no tiene carácter vinculante, dado que se está ante una consulta planteada por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa y no por un órgano de la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Además, la consulta se plantea respecto de un proyecto que es manifestación de la potestad legislativa, cuyo ejercicio corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa. No obstante, se entra a analizar su solicitud como muestra de colaboración de este Órgano con el Poder Legislativo, en razón de la trascendencia de la función legislativa que constitucionalmente le es atribuida.

        Asimismo, cabe aclarar que el plazo de ocho días no resulta vinculante para esta Institución, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma).


        La propuesta se presenta por cuanto se estima que al quedar derogado el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no existen disposiciones específicas que regulen el mandato en esta materia. Ciertamente, dicho Convenio contenía algunas disposiciones específicas: la necesidad de que el mandatario fuese abogado (artículo 79), con poder suficiente para comparecer en juicio y ante las autoridades administrativas y para responder de todas las reclamaciones o demandas que se presentaren en orden a la solicitud de un registro. En igual forma, se disponía que los poderes extendidos en el extranjero deberían formalizarse conforme el Derecho interno del país en que se otorgaran y legalizarse de conformidad con las Leyes correspondientes. Se estima que dichos aspectos deben continuar siendo regulados por disposiciones especiales. Y efectivamente algunas de estas disposiciones están presentes en el proyecto que nos ocupa.


        El proyecto parte de la necesidad de una regulación especial en orden a la representación en materia de propiedad industrial e intelectual. En criterio del proponente, la particularidad de esa materia determina la necesidad de una regulación diferente a la establecida en el Código Civil y reguladora de los distintos aspectos que debe reunir un poder en dicha materia. Para este efecto, se establecería un "principio de representación de contenido general", que puede ser limitado por el titular de los derechos. Además, se crea un registro de mandatarios dentro del Registro de Propiedad Industrial e Intelectual. En vista de que el interés del proponente es contar con una regulación específica del mandato en materia de propiedad industrial e intelectual, interesan las siguientes observaciones al texto.


ARTÍCULO 1:


        El proyecto de ley carece de una definición de los elementos configuradores del mandato, debiendo considerarse aplicable la legislación común sobre este punto; por ende, se deberá recurrir al Código Civil. El proyecto no especifica que tipo de poder debe ser extendido. En la medida en que se permite al mandatario realizar todos los actos propios del titular del derecho, partimos de que se está en presencia de un poder personal en orden a los negocios relacionados con la propiedad intelectual e industrial. Le resultaría, entonces, aplicable lo dispuesto en el artículo 1256 del Código Civil. El texto vigente de dicho numeral preceptúa:


"ARTÍCULO 1256.- El poder especial para determinado acto jurídico judicial y extrajudicial, solo facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar.


El poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales deberá realizarse en escritura pública y no será necesario inscribirlo en el Registro".(Así reformado por el artículo 178, inciso b), del Código Notarial N° 7764 de 17 de abril de 1998)

        Dado dicho texto y de no prosperar los proyectos de ley que buscan una interpretación auténtica de dicho artículo (en opiniones jurídicas Ns. OJ-106-2004 de 31 de agosto del 2004 y OJ-116-2004 de 27 de septiembre siguiente, la Procuraduría se pronunció negativamente sobre los proyectos de referencia) o bien, si dicho artículo no fuere modificado, el poder tendría que redactarse en escritura pública, con la salvedad que se indica más adelante respecto al poder extendido en el extranjero. En ambos casos, el poder tendría, necesariamente, que ser inscrito en el Registro.


        El objeto del mandato es que el mandatario pueda realizar todos los actos que corresponden al titular de los derechos en materia de propiedad industrial o intelectual. En ese sentido, el mandatario tendría un poder de representación y de gestión amplísimos, salvo que la parte decida restringirlo.


        En orden a la naturaleza de los procesos en que puede intervenir el mandatario, estima la Procuraduría que es suficiente con que se indique que el mandato permite el ejercicio de todos los derechos tanto en procedimientos administrativos como procesos judiciales, en las diversas instancias e incidencias del proceso, sin que resulte necesario enumerar todos procesos judiciales en que el mandatario pueda gestionar. Debe quedar claro, en todo caso, que las partes podrán decidir si el poder se extiende sólo para actuar en vía administrativa. En la Opinión Jurídica N° OJ-158-2004 de 25 de noviembre último, la Procuraduría se refirió a la posibilidad de un poder especial que amparara tanto la actuación en vía administrativa como la judicial, pronunciándose favorablemente con base en el principio de libertad contractual:


"Ante tal disyuntiva, existen razones suficientes para inclinarlos por la primera postura, sea, la que señala que no deviene en inválido ningún poder especial que, de su contenido, se desprenda claramente las facultades que se le otorgan al apoderado para actuar en sede administrativa, siempre que cumpla con los requisitos de la ley, siendo irrelevante que en el mismo documento se otorgue además facultades para actuar en sede judicial o bien, se incluya el término judicial en su denominación. En primer lugar, porque los órganos administrativos o judiciales no pueden limitar la libertad contractual de los sujetos privados, salvo que exista norma legal expresa donde se indique la imposibilidad de otorgar en un mismo documento ambos tipos de poderes. En este sentido, no podemos dejar de lado que los particulares, con base en el artículo 28 constitucional, están actuando, además, con base en el principio de libertad. Así las cosas, la conducta de los sujetos privados está regentada, entre otros principios, por el de libertad, con sus dos componentes esenciales: los principios de autonomía de la voluntad e igualdad de las partes contratantes. Con base en este principio, que señala que "todo lo que no está prohibido está permitido", el particular puede ajustar su conducta a los cauces que el ordenamiento jurídico ha establecido, recurriendo a los contratos en él regulados (nominados), o bien puede introducirle variables e, incluso, crear nuevos contratos (innominados), como ha ocurrido en el pasado o en el presente, verbigracia: leasing, renting, know-how, join venture, estimatorio, etc. En pocas palabras, la licitud o no de su conducta no está sujeta a que se desarrolle por medio de una figura contractual prevista en el ordenamiento jurídico. Más bien, la dinámica de la economía de mercado, impulsada recientemente por la revolución tecno-científica, donde el desarrollo de las telecomunicaciones y la inteligencia artificial ha creado nuevas relaciones sociales y, por ende, se han tenido que crear nuevas modalidades contractuales, impone una adecuada interpretación del ordenamiento jurídico, del régimen de libertades públicas consagrado en la Carta Fundamental y en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, para no entorpecer actividades que son lícitas y altamente convenientes para la sociedad contemporánea.


Con base en lo anterior, los particulares pueden ajustar su conducta a los contratos que están regulados en el ordenamiento jurídico o, en uso de la autonomía de la voluntad; también están jurídicamente habilitados para introducirle variables o, incluso, crear nuevas modalidades contractuales. Ergo, de ninguna manera, ningún órgano público, y esto lo advierte la Procuraduría General de la República con especial énfasis, podría imponerle a un sujeto privado una determinada forma contractual y, mucho menos, el prohibirle una actividad lícita, por el simple hecho de que no se ajusta a la modalidad contractual que prevé el ordenamiento jurídico en toda su extensión. Una acción de los poderes públicos en esta dirección, no sólo estaría desconociendo el modelo de economía que consagró el Constituyente, sino que vulneraría, en forma abierta y manifiesta, una libertad constitucional de los justiciables: la contractual. En este sentido, no podemos olvidar que nuestra Carta Fundamental señala que las acciones privadas que no dañen el orden público, las buenas costumbres ni perjudiquen a terceros, están fuera del alcance de la ley (artículo 28 constitucional) y, con mucha más razón, del alcance la potestad reglamentaria o de policía de la Administración Pública".


        Con base en esa libertad contractual las partes podrían, entonces, decidir que el poder tenga efectos sólo en vía administrativa.


ARTÍCULO 2:

        Se dispone que para ser mandatario en propiedad industrial se requiere ser abogado. En principio, dicho requisito es indispensable en tratándose de un mandatario judicial, pero no necesariamente para realizar gestiones en vía administrativa. En consecuencia, nuestro criterio es que si el poder no se extiende para actuaciones judiciales, bien podría ser extendido a favor de un profesional en otro ramo.


        Por otra parte, en orden a las formalidades para extender el poder, cabe recordar que la Ley de Marcas dispone en lo que aquí interesa:


"Artículo 31°- Transferencia de la marca. El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto inter vivos o mortis causa. La transferencia debe constar por escrito y deberá inscribirse para que surta efecto frente a terceros. La inscripción devengará la tasa establecida en la presente ley.


Toda solicitud de transferencia de marca deberá contener la información citada en los incisos a), b), c), d) y e) siguientes; asimismo, deberá acompañarse con los documentos mencionados en los incisos f), g) y h).


(….).


g) Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica. Si el mandatario ya ha actuado a nombre de alguna de las partes, la indicación del nombre de la marca y el número de solicitud o registro donde se encuentra el poder. (…)".

        Dicha disposición no señala cómo se debe extender el poder. La disposición que se propone vendría a flexibilizar el requisito de la escritura pública en tratándose del poder extendido en el extranjero, manteniéndose el requisito de la legalización de acuerdo con nuestras leyes consulares.


ARTÍCULO 3:


        La disposición tiende a registrar los mandatos en el Registro de Propiedad Industrial e Intelectual, el que devendría competente para certificar tal condición.


        La Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, no contiene disposiciones específicas en orden al poder. Empero, sí prevé que las actuaciones en materia de marcas sean realizadas por medio de mandatario. Así, la solicitud de registro puede ser realizada por un mandatario, artículo 9. Además, dicho artículo indica que ante el Registro se puede gestionar por medio de un mandatario, disponiéndose que


"… Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra".

        La Ley de Marcas no establece propiamente un registro de poderes. El poder puede encontrarse en el Registro porque ha sido presentado para otra gestión relacionada con las marcas, sin que se haya previsto su inscripción en el citado Registro. Por demás, el numeral 1256 del Código Civil dispone expresamente que no se requiere su inscripción. Requisito que se impondría a las partes.


        La propuesta tiende no sólo a crear el Registro, sino que también dispone sobre el mandato. Estima la Procuraduría que desde el punto de vista de técnica legislativa, las disposiciones referidas al número de mandatarios y la forma en que estos deben actuar, deberían regularse en norma aparte. Cabe señalar, en todo caso, que la regulación que se propone es parte de la discrecionalidad legislativa.


ARTICULO 4:


        Entiende la Procuraduría que esta disposición tiende a establecer el registro automático de los poderes que hayan sido acreditados con anterioridad en el Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual. No obstante, cualquier ampliación del alcance del poder tendría que sujetarse a los requisitos establecidos en esta Ley y en el numeral 1256 del Código Civil y, por ende, requeriría que el poder sea inscrito. En la medida en que se da valor a los poderes ya acreditados se reafirma, además, lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Marcas.


CONCLUSION:

        Por lo antes expuesto, es criterio no vinculante de la Procuraduría General de la República, que el proyecto de ley no presenta problemas de constitucionalidad. Su aprobación o no es un asunto de política legislativa. No obstante, debe tomarse en cuenta que al no disponerse sobre la forma de extender el poder, para los poderes extendidos en el país regiría el requisito del artículo 1256 segundo párrafo del Código Civil.


        De Ud. muy atentamente,


 


Dra. Magda Inés Rojas Chaves
PROCURADORA ASESORA

 

MIRCH/mvc